商标使用的恰当定位与概念厘清
A study on the Appropriate Positioning and Concept Clarification of the Use of Trademark 蒋万来; 1:宁波大学法学院 摘要(Abstract)：

商标使用虽对于商标法的构造具有原理上的重要性,但也不宜高估其单独的作用,商标的作用只有在商标的使用和相关制度结合方能发挥,否则将会给商标侵权判定带来混乱。商标作为一种消除商品信息不对称的通信工具,决定了商标形成意义上的商标使用和商标侵权意义上的商标使用者的不同。

关键词(KeyWords)： 商标使用;;商标通信本质;;商标使用的区分

Abstract:

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作者(Author): 蒋万来;

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参考文献(References)： [1]孔祥俊:《商标与不正当竞争法:原理与判例》,法律出版社2009年版。[2]王则柯:“信息经济学的奠基人”,载《读书》2002年第1期。[3][日]池上嘉彦:《符号学入门》,张晓云译,国际文化出版公司1985年版。[4]苗东升:《系统科学精要》,中国人民大学出版社1998年版。(1)在Heinonline上以“trademark use”在标题中检索可以得到38个结果,其中2006-2010年的文章数分别是8篇、6篇、6篇、5篇和5篇,占全部38篇文章的30篇,占全部文章的78.95%。而在中国,自2010年以来,仅知识产权专业期刊《知识产权》杂志上刊登的标题的“商标使用”论文就达11篇,商标专业期刊《中华商标》上刊登的“商标使用”论文更是多达30余篇,其他法学类重要期刊如《法商研究》、《比较法研究》、《人民司法》、《法律适用》、《华东政法大学学报》等上也有“商标使用”研究论文刊出。(2)学者意见不完全相同,有赞成商标使用的,如Stacey L.Dogan&Mark A.Lemley,Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet,41 Hous.L.Rev.777(2004);Eric Goldman,Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law,54 Emory L.J.507(2005);Uli Widmaier,Use,Liability,and the Structure of Trademark Law,33 Hofstra L.Rev.603(2004);Margreth Barrett,Internet Trademark Suits and the Demise of“Trademark Use”,39 U.C.Davis L.Rev.371(2006);Stacey L.Dogan&Mark A.Lemley,Grounding Trademark Law Through Trademark Use,92Iowa L.Rev.1669(2007),etc..质疑商标使用的,如Graeme B.Dinwoodie&Mark D.Janis,Confusion Over Use:Contextualism in Trademark Law,92 Iowa L.Rev.1597(2007);Mark P.McK enna,Trademark Use and the Problem of Source,2009 U.Ill.L.Rev.773(2009),etc..至今也很难说已经形成了一致意见。(3)是否属于商标使用是决定定牌加工是否属于商标侵权的重要考量因素或者重要观点。参见黄晖,冯超:“定牌加工商标侵权问题辨析”,载《电子知识产权》2013第6期。(4)张伟君:“商标性使用,可以休矣!”,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4da63f410102v4qh.html,最后访问日期:2015-01-26。(5)参见张玉敏:“论使用在商标制度构建中的作用——写在商标法第三次修改之际”,载《知识产权》2011年第9期;张今,刘晗:“商标使用相关问题探究”,载《中华商标》2013年第9期,等等。(1)最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书。(2)王娜:“我国涉外定牌加工中的商标问题及其防范”,载《学术探索》2014年第1期。另有学者认识到了修订之前《商标法》第31条和第52条(现《商标法32条和57条)意义上的商标使用的不同,但其解释理由不充分。参见张伟君,魏立舟,赵勇:“涉外定牌加工在商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定”,载《知识产权》2014年第2期。事实上,“无印良品”案中三级法院均明确认定定牌加工产品用于出口的行为不构成“在先使用”中的商标使用,尽管其同时认定这种使用没有在中国境内产生实际影响,正是因为这种类型的使用不构成商标使用,才不可能在中国境内产生实际影响,而不是因为这种使用在中国境内产生实际影响从而不构成商标使用,构成商标使用的行为也可能不会产生实际影响或者产生商标法上的效果。当然,本文认为,不构成《商标法》第32条意义上的商标使用却有可能构成《商标法》第57条意义上的商标使用。国外的研究主要涉及商标侵权的商标使用问题,自然不存在二者的混用问题。也有学者认识到了商标侵权判断中的商标使用的范围宽泛于“撤三”问题中的商标使用的范围,但其解释理由却似乎并不充分。参见苏平,胡海容,李庆:“论商标侵权中‘商标使用’的判断标准”,载《法律适用》2013年第1期。(3)当然,传统的显著性分为固有显著性和获得显著性,然而,真正重要的是获得显著性,获得显著性是商标受到保护的真正原因。也就是说,某商标标志与某个单一来源相联系即具有获得显著性是其受到保护的前提条件。See Jacob Jacoby,The Psychological Foundations of Trademark Law:Secondary Meaning,Acquired Distinctiveness,Genericism,Fame,Confusion and Dilution,91 TMR.1013,1040(2001).尽管我国采用注册取得商标权体制,但仅仅注册却难谓取得了商标权,至少并未取得完整的商标权,其证据就是《商标法》第49条第2款和64条第1款的规定,根据这两款规定,在连续3年未使用的情况下(当然就不可能具有获得显著性),商标不仅可能被撤销,而且在侵权损害赔偿中难以获得损害赔偿。(1)事实上,由于《巴黎公约》第6条之2的影响,采用注册取得商标权体制的商标法基本上均对未注册的驰名商标提供注册豁免的待遇,从而商标使用成为未注册驰名商标取得商标权的基本根据。(2)New Kids on the Block v.News America Publishing,Inc.,971 F.2d 302,307(9th Cir.1992)(3)See,J.Thomas McC arthy,McC arthy on Trademarks and Unfair Competition(4th Edition),Thomson/West,2006,§23:11:50.(4)我国《商标法》第11条第2款的规定,不具有固有显著性的“标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”需要注意的是,该款规定的事实上是获得显著性,因为固有显著性不可能经过使用而加以改变。因此,这里的用语就应该和第9条的用语区别开来,即第9条规定的是固有显著性,可以用“有显著特征,便于识别”的表述,而第11条第2款规定的是获得显著性,应该删除“并便于识别”或者将“并便于识别”改为“具有识别性”。对此可参考台湾地区“商标法”第23条第4款的用语“经申请人使用且在交易上已成为申请人商品或服务之识别标识者”。也正因如此,本文此处以台湾地区“商标法”的规定为例来阐述。(1)Jacob Jacoby,The Psychological Foundations of Trademark Law:Secondary Meaning,Genericism,Fame,Confusion and Dilution,91Trademark Rep.1029(2001).(2)本文认为,这里的“一定影响”事实上类似于不具有固有显著性的商标受保护的第二含义条件,只是这里的商标可能是具有固有显著性的商标,也可能是不具有固有显著性的商标,故而不使用第二含义的表述而是采用一定影响的表述。(3)“厂商与消费者之间的通信系统”以下简称“商标通信系统”。(1)Mark P.McK enna,The Normative Foundations of Trademark Law,82 Notre Dame L.Rev.1844(2007).(2)这种通信系统的构成和通信的具体过程详见王太平:《商标本质的结构功能分析》,载刘春田主编:《中国知识产权评论》(第三卷),商务印书馆2008年版,第311-316页。(3)罗兰·巴尔特:《符号学原理》,王东亮等译,三联书店1999年版,第39页。“意指”(signification)又译“意指方式”或“意指作用”,是符号学理论的关键概念,指的是能指与所指之间的关系,它既可以是正在形成过程中的关系,也指这种关系的结果,因此,它可以解释为“意义的产生过程”,也可解释为“已产生的意义”。参见[法]皮埃尔·吉罗:《符号学概论》,怀宇译,四川人民出版社1988年版,第26页脚注(1)。(1)商标权的两种权能的地位、功能和范围的差异,详见王太平:“商标侵权的判断标准:相似性与混淆可能性的关系”,载《法学研究》2014年第6期。(2)See J.Thomas McC arthy,McC arthy on Trademarks and Unfair Competition(4th Edition),Thomson/West,2006,§23:11.50.(1)参见最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书。因案件判决适用2001年《商标法》,因此适用的条文是原第31条。(1)See J.Thomas McC arthy,McC arthy on Trademarks and Unfair Competition(4th Edition),Thomson/West,2006,§16:7.